Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2011. (892)
PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre competencia desleal imputándose las partes recíprocamente la comisión de diversos ilícitos de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero.
En el recurso de casación el debate queda reducido a examinar si procede apreciar la existencia de actos de denigración (art. 9 LCD) realizados por las demandadas respecto de la actora, y si debe dejarse sin efecto la condena de la demandante reconvenida por el ilícito de actos de confusión (art. 6 LCD) imputado a dicha actora por la parte demandada reconviniente.
Por la entidad mercantil COSMOS WORLD, S.L. se dedujo demanda contra la entidad mercantil DIESEL SPA y su filial en España DIESEL IBERIA, S.L. Sociedad Unipersonal en la que solicita: 1) El cese de la actividad ilícita en la comercialización de calzado, bolsos y cinturones en España con la marca Diesel y con la marca con el dibujo de un indio enmarcado en un círculo y con la leyenda "Only the Brave). 2) Se declare que los artículos referenciados en el hecho séptimo de este escrito que se contienen en los documentos núms. 11 y 12 son actos desleales. 3) El cese de la difusión de todo anuncio y/o publicidad que contenga manifestaciones con la mención de la marca Diesel en los productos de calzado, bolsos y cinturones, ya sean en forma gráfica, escrita, sonora, visual o audiovisual y ya se difundan dichos anuncios y/o publicidad por el medio de comunicación, soporte o modalidad de difusión que sea, ordenando la remoción y retirada a costa exclusivamente de Diesel S.P.A. y Diesel Iberia S.A., incluyendo como acción de resarcimiento de los daños ocasionados la publicación de la sentencia. 4) Se condene solidariamente a los demandados al pago de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual consistente en las bases que se establecen en el hecho octavo de este escrito a tenor del art. 209 de la L.E .C.: "El importe que ascienden las ventas excluido Impuesto sobre Valor Añadido, en su caso, efectuadas en España de dichos productos que resulten de los apuntes contabilizados en el libro de facturas emitidas, libro diario, libro mayor y balances, y de acuerdo con lo que resulte en los soportes contables que obre en las compañías (albaranes de entrega y facturas emitidas), para determinar las correspondientes partidas a partir de los ejercicios económicos del años 2001 y siguientes.".
Por la entidad DIESEL SPA se formuló reconvención en la que interesa que: a) se declare que los actos referidos en la demanda reconvencional son desleales; b) se ordene a la actora reconvenida a cesar en la fabricación y comercialización de cualquier producto con la marca DIESEL; c) se ordene la remoción a cargo de la reconvenida de todos los productos fabricados y comercializados por la demandada con la marca DIESEL; y, d) se condene a la reconvenida al pago a DIESEL SPA de 2.819.681,33 euros, más la cantidad que resulte de restar los gastos de personal (incluidas cargas sociales) de los Ingresos de Explotación que resulten de las Cuentas anuales correspondientes a 2004, así como de las de sucesivos años de persistir la reconvenida en la comisión de los actos desleales objeto del presente pleito.
Por la entidad mercantil COSMOS WORLD, S.L. se interpuso recursos extraordinarios de casación (dos motivos) y por infracción procesal (tres motivos) que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 3 de noviembre de 2009, el cual inadmite implícitamente las causas de inadmisibilidad alegadas en el escrito de 16 de septiembre de 2009.
SEXTO.- Se examina en primer lugar el motivo segundo porque por su configuración fáctica su examen puede influir en el del otro motivo.
En el enunciado del motivo se acusa la infracción del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal, y de la doctrina jurisprudencial (Sentencias de 25 de marzo de 1.997 y 1 de abril de 2.004) conforme a la que los actos realizados por los empresarios al amparo de los derechos exclusivos no pueden considerarse actos de confusión.
La sentencia recurrida entiende que «al margen de que la actora no viole los derechos marcarios por el empleo de la denominación DIESEL, tal y como se resolvió en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 18 de diciembre de 2.002, sí que lleva a cabo un acto de competencia desleal, en concreto de confusión tipificado en el art. 6 LCD, cuando para identificar el calzado por ella comercializado emplea la denominación en que consiste el signo de forma idéntica a como lo hace la titular registral del signo, esto es con la misma grafía, el mismo fondo..., siendo muy similares los rótulos, carteles y etiquetas, originando un evidente riesgo de confusión acerca del origen empresarial del producto»; más adelante señala que «la grafía contribuye, junto con otros elementos, a que la forma de presentación de los productos de la actora sea idéntica o muy similar a los de DIESEL SpA (en España a través de DIESEL IBERICA), originando confusión»; posteriormente resalta que se ha desestimado que existiera un acto de confusión por el mero uso del signo denominativo DIESEL, ya que al estar registrado como marca ello debería ser objeto de una acción marcaria, y que «lo que se ha declarado desleal es la forma de presentación de la marca»; y finalmente también indica que «se acuerda la cesación y la remoción pero solo respecto de los productos que se presenten de la misma forma en que DIESEL SpA utiliza su marca DIESEL (con la misma grafía, el mismo fondo y en general el mismo diseño de presentación)».
Frente a dichas apreciaciones la parte recurrente alega, en síntesis que: Cosmos World S.L. es la entidad que ostenta la posibilidad de fabricar y vender calzado de marca DIESEL en España, de acuerdo con contratos realizados con DIESEL SPA y sociedades del grupo DIESEL en España, los cuales siguen vigentes, y en cuya virtud le corresponde a Cosmos fabricar en exclusiva calzados con la marca DIESEL en España, no DIESEL IBERICA, S.L.; Cosmos actúa con amparo en un derecho de marca, amparado por la normativa marcaria, que no puede ser sustituida por la normativa de la competencia, y que la cuestión marcaria ya fue resuelta por la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia; la marca DIESEL utilizada por Cosmos es la misma registrada por DIESEL SPA, por lo que los registros que utiliza Cosmos World, S.L. son los únicos registros DIESEL; se le imputa a Cosmos que imita la grafía pero la marca es la misma y la grafía es aquella con la que está registrada la marca, respecto de la que Cosmos tiene derecho a utilizar en exclusiva; y por lo que atañe al slogan que aparece en las cajas de zapatos (único elemento en el que la sentencia que se recurre centra la aplicación del art. 6 de la LCD ) en un caso dice "for succesful living (utilizado por DIESEL SPA) y en otro dice "footwear" (utilizado por COSMOS WORLD, S.L.), por lo que las cajas de zapatos se diferencian, según la propia sentencia, a lo que hay que añadir que las cajas de zapatos de DIESEL SPA no deberían estar en el mercado español.
Contrastadas las alegaciones del recurso con las apreciaciones de la sentencia recurrida es preciso valorar en la medida adecuada la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 6ª, de 18 de diciembre de 2.002, Rollo 501/2002, que recurrida en casación por DIESEL SpA, el recurso se inadmitió por Auto de esta Sala 1ª del TS de 13 de febrero de 2.007, Rollo 954/2003. De dicha resolución interesa destacar, a los efectos de este proceso, que COSMOS WORLD,S.L. a través de una cadena de contratos (singularmente 29 de septiembre y 11 de noviembre de 1.994), los cuales se hallan vigentes (SAP Alicante, Sección 7ª, 12 de mayo de 2.008, aludida en fundamento de derecho primero y unida al Rollo de casación), obtuvo el derecho de utilización para España (Portugal y Andorra), exclusivamente para calzado, bolsos y cinturones, de la marca DIESEL, clase 25, comprendiendo el derecho adquirido no solo la distribución -venta- sino también la fabricación y comercialización de lo fabricado, incluso con la posibilidad de muestrario y diseños propios. De lo expuesto resulta que no cabe limitar el derecho de Cosmos a una subdistribución, por cuanto el mismo comprende la fabricación y comercialización (pacto, calificado por la propia SAP de Valencia, de "absolutamente atípico"), con plena aprobación de DIESEL SPA. Lo que se cedió, y adquirió por COSMOS, fue la utilización de la marca para los productos mencionados, y no el simple signo denominativo como pretende la parte aquí recurrida en su escrito de 14 de febrero de 2011 (unido al Rollo de casación), y ello implica el derecho a usar la marca en su integridad - principio de identidad-, es decir, con todos sus elementos, sean denominativos o gráficos, y cualesquiera que sea la preponderancia entre ellos. Como consecuencia de lo pactado, COSMOS podrá poner la marca DIESEL en el calzado que fabrique, con dos restricciones, a saber: no podrá atribuir dicho calzado a una procedencia original de DIESEL SPA, y no podrá imitar la forma de presentación. Lo primero porque supondría engañar a los consumidores sobre el origen empresarial, y lo segundo porque la utilización del signo en su plena identidad registral no se extiende a la presentación comercial ("trade dress" en EEUU; "get up" Gran Bretaña; "austttung" en Alemania), que se refiere a las cambiantes y diferentes formas de presentación de las prestaciones empresariales para sugerir una buena impresión por la apariencia externa del conjunto, pero que no se comprenden en el signo concreto de individualización del producto. Por consiguiente, una cosa es la distribución, otra la fabricación y sucesiva comercialización y otra más la posibilidad de crear un diseño propio. Las consideraciones expuestas se realizan a los exclusivos efectos de este proceso -"incidenter tantum"-, sin que suponga prejuzgar con carácter general el alcance de las obligaciones y responsabilidades contractuales, y singularmente con la finalidad de separar lo que, siendo utilización de marca, pertenece al derecho marcario, y lo que siendo forma de presentación de la prestación empresarial, pertenece al campo del derecho de la competencia, y concretamente del art. 6 de la LCD.
La sentencia recurrida reduce el derecho de la actora reconvenida a la utilización del elemento denominativo Diesel, de modo que la grafía, el fondo rojo y demás elementos de la marca quedarían fuera.
Sin embargo, como antes se dijo, el derecho de la actora es a la utilización de la marca, que hay que entender en su integridad, es decir, como está registrada, sin separar aspectos denominativo y gráfico.
Esta Sala comparte el criterio de la resolución recurrida de que la titular registral de la marca tiene derecho a presentar comercialmente los productos que fabrica con su marca de forma que distinga el origen empresarial -del fabricante-, sin que la parte reconvenida tenga derecho a imitar esa forma de presentación en la comercialización del fabricado por ella, produciendo confusión con el fabricado por la demandante reconviniente. Como señala la resolución recurrida es razonable y proporcionado que la reconviniente emplee el signo con "otras formas de presentación de sus productos que permitan distinguirlos evitando la confusión de distribuidores y consumidores.". Ahora bien, en el caso no queda claro que la reconviniente imite las formas de presentación de la reconviniente. Examinados "de visu" los documentos aludidos en la resolución, cuya verificación viene exigida tanto por el criterio general de esta Sala en relación con la apreciación del riesgo de confusión entre signos, como por la corrección que se introduce en la postura adoptada por la sentencia impugnada, no se advierte que COSMOS se salga de los elementos de la marca (que comprenden grafía y fondo rojo) que delimitan el ámbito de su derecho. Y precisamente, las respectivas expresiones usadas de "for succesful living" y "footwear" son significantes distintivos. Al no haber, por lo tanto, base suficiente en la sentencia recurrida, y menos con la claridad y certidumbre necesaria, para estimar que se produce por COSMOS una utilización de elementos distintivos de los productos de DIESEL SpA diferentes de los que integran la marca, pues no son en absoluto suficientemente significativos, ni aclaratorios, al respecto los documentos aludidos (núm. 11 acompañado con la demanda reconvencional y núm. 12 con la demanda), procede acoger el motivo, dejando sin efecto la condena de COSMOS World, S.L. por el ilícito competencial del art. 6º LCD.
Es preciso dejar sentado: a) que el ámbito del proceso se circunscribe al derecho de la competencia, lo que significa que queda fuera toda problemática relativo al derecho marcario y al derecho contractual; b) que la presente resolución no prejuzga en ningún sentido el ámbito de los respectivos derechos y obligaciones contractuales de las partes, teniendo en todo caso las apreciaciones aquí efectuadas valor de "incidenter tantum"; y, c) tampoco se prejuzga si DIESEL IBERICA, S.A. tiene o no derecho a comercializar en España calzado con la marca DIESEL.
SEPTIMO.- En el motivo primero del recurso de casación se cita como norma sustantiva infringida el art. 9 de la Ley de Competencia Desleal, que no ha sido aplicada por la resolución recurrida contradiciendo la doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias de 20 de marzo de 1996, núm. 221; 15 de octubre de 2003, núm. 953; 1 de abril de 2004, núm. 283; 22 de febrero de 2006, núm. 130; y 11 de julio de 2006.
La sentencia recurrida rechaza la existencia del ilícito concurrencial con base fundamentalmente en que los hechos son reales y que es razonable y proporcionado el intento de DIESEL IBERIA de informar sobre el riesgo de confusión entre el calzado fabricado por COSMOS y el fabricado por DIESEL SpA.
Resulta evidente la existencia de litigios entre las partes y también resulta incontrovertible que Cosmos fabrica calzado que comercializa con la marca DIESEL. No es objeto de debate en este litigio delimitar el alcance de las recíprocas responsabilidades contractuales, y entre ellas si DIESEL IBERIA puede o no vender calzado fabricado por DIESEL SpA en territorio español, pero, en cualquier caso, el derecho de fabricación de calzado y de utilización de la marca DIESEL por parte de COSMOS no le autoriza para crear confusión con el fabricado por DIESEL SpA. Por ello es acertado el razonamiento de la resolución recurrida de que "partiendo de la lógica confusión que puede crearse por la comercialización en el mercado del calzado por empresas distintas con el mismo signo distintivo (DIESEL), es razonable y proporcionado el intento de DIESEL IBERIA de informar [a los distribuidores y consumidores] sobre este riesgo de confusión y tratar de evitarlo complementando el empleo de ese signo con otras formas de presentación que permitan identificar sus productos y distinguirlos de los de la actora".
Para que haya denigración, y no mero descrédito, el art. 9 de la LCD exige que las manifestaciones sean aptas para menoscabar el crédito del tercero en el mercado, a no ser que sean verdaderas, exactas y pertinentes. Estos requisitos han de ser cumulativos, y se refiere por la doctrina a la correspondencia con la realidad de los hechos, a la provocación en los consumidores de la representación fiel de dicha realidad -la inexactitud es irrelevante si no lleva al engaño al destinatario medio-, y adecuación para incidir en la toma de decisiones en el mercado, estimándose también que no son pertinentes si no están justificadas o son desproporcionadas La doctrina de esta Sala dictada en sede del art. 9 de la LCD , tiene declarado: a) Que el ilícito competencial consiste en la propagación a sabiendas de falsas aserciones contra un rival con objeto de perjudicarle comercialmente, es decir, una actividad tendente a producir el descrédito del competidor o de su producto (Ss. 1 de abril de 2004, 11 de julio de 2006), tratando de evitar el daño al crédito en el mercado producido a un agente económico, si bien su última finalidad es el correcto funcionamiento del mercado (S. 26 octubre 2010); b) Para que concurra el ilícito se requiere que las aseveraciones sean falsas (Ss. 1 de abril de 2004, 11 de julio de 2006), o como dice el propio precepto que "no sean exactas, verdaderas y pertinentes" (S. 24 de noviembre de 2006); c) Asimismo es necesaria la idoneidad o aptitud objetiva para menoscabar el crédito en el mercado (Ss. 22 de marzo y 22 de octubre de 2007, 26 de octubre y 22 de noviembre 2010), cuya apreciación corresponde a los tribunales que conocen en instancia (S. 22 de marzo de 2007); d) Para estimar si unos actos constituyen ilícito de denigración habrá de tenerse en cuenta el contexto en que se hicieron y su finalidad (Ss. 23 de mayo de 2005 y 22 de marzo de 2007); y, e) La determinación en cada caso de los hechos que permiten valorar la aptitud objetiva de las manifestaciones realizadas o difundidas para menoscabar el crédito en el mercado corresponde a los tribunales que conocen del conflicto en las instancias y la revisión casacional se circunscribe al control de la razonabilidad del llamado juicio de ponderación (S. 26 de octubre de 2010).
La doctrina jurisprudencial expuesta no ha sido conculcada por la sentencia recurrida, la cual sienta la realidad de los hechos (disputa o controversia), que no ha sido desvirtuada, y aprecia, con acierto, que el intento de DIESEL de informar sobre el origen empresarial del calzado fabricado, con la finalidad de evitar el riesgo de confusión, "es razonable y proporcionado", y que el "cierto tono denigratorio" no resulta desproporcionado, con lo cual se está ponderando el contexto y la finalidad, y sin que la coletilla final de "máxime cuando además se omite el nombre de la compañía" [aludida] tenga mayor relevancia pues se trata de un añadido "ex abundantia" que no afecta a la esencia de la argumentación determinante de la decisión adoptada.
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